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Apelación de Roche contra los mandatos de descripción de la reclamación de la EPO - Caso núm. T 56/21

Avances recientes en el asunto T 56/21 — El demandante entra en la lucha por una remisión a la Sala de Recurso Ampliada SOBRE LOS CONTROVERTIDOS REQUISITOS DE MODIFICAR LA DESCRIPCIÓN DE ACUERDO CON EL ALCANCE DE LAS REIVINDICACIONES

Antecedentes

El solicitante de la solicitud de patente europea núm. 15700545,5, F. Hoffmann-La Roche AG, presentó un recurso a finales de 2020 contra la decisión de la División de Examen (ED) de denegar la solicitud de patente europea.

En el texto publicado anteriormente destinado a la subvención, el ED decidió eliminar varios pasajes de la descripción por considerar que causaban una incoherencia entre las reclamaciones y la descripción, y también eliminó las declaraciones similares a las de las reclamaciones. Además, en estricta observancia del enfoque cada vez más estricto seguido por la Oficina Europea de Patentes en sus últimas revisiones de sus Directrices para el examen, el ED consideró que el alcance de las reivindicaciones no estaba claro debido a esas mismas inconsistencias, por lo que eran objetables en virtud del artículo 84 del EPC.

Por el contrario, el solicitante llamó la atención sobre el hecho de que, si se aceptaban esas eliminaciones, sus derechos se verían gravemente comprometidos, ya que ese objeto eliminado dejaría de estar disponible como base para modificar la solicitud tras la concesión. En consecuencia, desaprobaron el texto destinado a la concesión, pero, a pesar de ello, el ED insistió una vez más en el hecho de que había que eliminar las cláusulas similares a las de las reclamaciones, ya que de lo contrario podrían llevar a una falta de claridad en cuanto al alcance real de la protección.

En un giro inesperado de los acontecimientos, el solicitante decidió retirar su solicitud de procedimiento oral y solicitó una decisión de acuerdo con el estado del expediente. Esta acción dio lugar a que finalmente se rechazara la solicitud de patente y, posteriormente, el solicitante interpusiera un recurso. Al fundamentar la decisión de denegación, se explicó que los pasajes considerados cláusulas similares a las reivindicaciones no eran realizaciones específicas de la invención, porque su alcance era más amplio que el de las reivindicaciones y, por lo tanto, no podían considerarse modalidades de la invención. El ED también señaló que la supresión de esas partes de la solicitud de patente no entrañaba pérdida de derechos, ya que las cláusulas no eran claras y contenían elementos evidentemente innecesarios. En nuestra opinión, estas conclusiones parecían derivarse de varias decisiones de las salas de recurso emitidas durante el período 2021-2023, así como de revisiones anteriores de las Directrices de examen de la EPO, en las que las cláusulas similares a las reclamaciones se interpretaban directamente como meras repeticiones de temas idénticos, por lo que resultaban irrelevantes e innecesarias.

Sobre el procedimiento de recurso y la propuesta de la Sala de Recurso de remitir el asunto a la Sala de Recurso ampliada

En primer lugar, cabe señalar que la Sala de Recurso asignada a este caso es la Junta número 3.3.04, es decir, la misma que participó en la primera decisión importante (T 1989/18) emitida en contra de estos estrictos requisitos de adaptación tras la entrada en vigor de la revisión de 2021 de las Directrices de la OEP. Además, dio la casualidad de que ambos casos involucraban al mismo solicitante, quien en aquel entonces también se negó a modificar la descripción, tal como lo sugirió el ED, e inició un procedimiento de apelación que invirtió la situación en su beneficio.

La Junta no. 3.3.04 emitió un dictamen preliminar el 21 de julio de 2023, en la que cuestionaron si el artículo 84 del EPC proporcionaba una base legal para objetar una incoherencia en el alcance entre la invención descrita en la descripción y/o los dibujos y el objeto para el que se solicita protección en las reivindicaciones. También cuestionaron que las directrices de la OEP se ajustaran realmente a la redacción y la finalidad del artículo 84 del EPC y a la jurisprudencia conexa en materia de claridad. Además, la Junta indicó que, en su opinión, no corresponde a la Oficina Europea de Patentes armonizar el grado de protección que confieren las patentes (y solicitudes) europeas haciendo que la descripción y/o los dibujos de una solicitud o patente coincidan con las reivindicaciones modificadas que se consideran admisibles.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala de Apelación decidió pedir al apelante (es decir, el solicitante de la patente, Roche) sobre la necesidad de remitir el asunto a la Sala de Recurso Ampliada, y sugirió la siguiente pregunta, que se limitaba a ex parte procedimientos (es decir, solo involucraba los intereses del solicitante, no los de ningún tercero):

¿Hay falta de claridad en una reivindicación o falta de apoyo para una reivindicación mediante la descripción en el sentido del artículo 84 EPC si una parte de la divulgación de la invención en la descripción y/o los dibujos de una solicitud (por ejemplo, una modalidad de la invención y un ejemplo o una cláusula similar a una reivindicación) no está incluida en el objeto para el que se solicita la protección? («incoherencia en el alcance entre la descripción y/o los dibujos y las reivindicaciones») y, en consecuencia, puede rechazarse una solicitud sobre la base del artículo 84 EPC si el solicitante no elimina la incoherencia en el alcance entre la descripción y/o los dibujos y las reivindicaciones mediante modificaciones de la descripción («adaptación de la descripción»)

Sobre la reciente respuesta del solicitante al dictamen preliminar de la Sala de Recurso y la sugerencia de remisión

Roche recientemente respondió a la comunicación de la Junta de 21 de julio de 2023, en la que parecían apoyar plenamente la remisión propuesta por la Junta.

Además de esto, sugirieron ampliar el alcance de las preguntas para la remisión, al considerar que la falta de claridad o la falta de apoyo en el sentido del artículo 84 del EPC en esa situación (es decir, en una supuesta incompatibilidad entre la descripción y el objeto reclamado) se plantea independientemente del procedimiento en el que se esté examinando la reclamación.

En particular, Roche reconoció las diferentes consecuencias que esta cuestión puede tener entre los procedimientos de examen y de oposición, y se refirió a la decisión G 3/14, que proporciona un marco para determinar si una objeción por falta de claridad y/o apoyo puede tenerse en cuenta en los procedimientos de oposición. Si bien reconocieron que la G 3/14 aún no responde a la pregunta de si el artículo 84 del EPC proporciona una base legal para exigir la adaptación de la descripción al alcance de las reclamaciones en su forma enmendada en los procedimientos de oposición, consideraron que, de hecho, permite a la División de Oposición (o Junta) exigir dicha adaptación de la descripción tras la modificación de las demandas independientes en los procedimientos de oposición. Además, para arrojar más luz sobre este aspecto, Roche presentó el siguiente ejemplo ilustrativo:

En este caso particular, aunque normalmente se considera que la expresión «cantidad sustancial» carece de claridad, no se puede presentar una objeción por falta de claridad contra la reclamación 1 modificada porque esa expresión ya figuraba en las reclamaciones concedidas, tras la solicitud G 3/14. Sin embargo, esa modificación de la alegación daría lugar a una nueva incoherencia entre las alegaciones y la descripción, ya que aún contiene la frase «La invención proporciona un producto compuesto por X», sin que se requiera necesariamente una cantidad sustancial de Y.

Teniendo esto en cuenta, Roche señaló que, si la Sala de Recurso Ampliada declarara en la remisión que una incoherencia entre las reclamaciones y la descripción y/o los dibujos contraviene el artículo 84 del EPC por falta de claridad o apoyo, entonces sería compatible con la G 3/14, por lo que podría plantearse una objeción por incumplimiento del artículo 84 del EPC con respecto a las modificaciones de la reclamación realizadas en un procedimiento de oposición (incluso si se introducen las características presentes en las reclamaciones dependientes en el reclamación (s) independiente (es)), si la descripción no se adapta de acuerdo con la modificación reclamaciones independientes.

Además de estos y varios otros argumentos presentados en su respuesta presentada el 30 de octubre de 2023, Roche finalmente sugirió modificar la pregunta propuesta por la Junta de la siguiente manera, a fin de ampliarla para que fuera aplicable a cualquier procedimiento (incluyendo así también los procedimientos de oposición y apelación):

Pregunta 1:

¿Hay una falta de claridad en una reivindicación o una falta de apoyo de una reivindicación, las reivindicaciones mediante la descripción en el sentido del artículo 84 EPC? Si una parte de la divulgación de la invención en la descripción y/o dibujos de una aplicación, la especificación (por ejemplo, una realización de la invención y un ejemplo o una cláusula similar a una reivindicación) no está abarcada por el objeto para el que se solicita la protección tal como se define en las reivindicaciones. («incoherencia en el alcance entre la descripción y/o los dibujos y las reivindicaciones») y, en consecuencia, ¿puede rechazarse una solicitud sobre la base del artículo 84 EPC si el solicitante no elimina la incoherencia en el alcance entre la descripción y/o los dibujos y las reivindicaciones mediante modificaciones de la descripción («adaptación de la descripción»)?

Además, también sugirieron que se considerara el procedimiento de examen de manera explícita en una segunda cuestión subsidiaria:

Pregunta 2:

Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa, ¿se puede denegar una solicitud basándose en el artículo 84 del EPC si el solicitante no elimina la incoherencia en el ámbito de aplicación entre la descripción y/o los dibujos y las reivindicaciones modificando la descripción («adaptación de la descripción»)?

Sobre las observaciones de terceros presentadas durante el procedimiento de apelación

Por último, pero no por ello menos importante, hay que mencionar las dos Observaciones de Terceros (TPO) presentadas de forma anónima el 24 de noviembre de 2023.

La estrategia TPO se utiliza normalmente para presentar observaciones sobre la patentabilidad de una invención y, como se reconoce en la sección E-VI de las Directrices para el examen de la EPO, no solo se pueden presentar observaciones sobre la novedad o el paso inventivo, sino también observaciones dirigidas a la claridad, la suficiencia de la divulgación, la patentabilidad y las enmiendas no permitidas. Por lo tanto, se suelen utilizar para obstaculizar la concesión de una patente mediante la presentación de nuevos conocimientos del estado de la técnica o la formulación de objeciones que el ED no había considerado hasta el momento.

Sin embargo, lo que es más interesante, en el presente caso es que estas OPT parecen haberse presentado con el único objetivo de respaldar aún más la necesidad de una remisión, ya que incluyen una recopilación de literatura reciente que evoluciona en torno a los requisitos de adaptación de la descripción y los riesgos que pueden implicar. En particular, un TPO incluye una selección de varios artículos publicados en el EPI[1] Boletín informativo, mientras el otro incluye varios extractos de varios CIPA[2] Revistas.

Solo el tiempo dirá si todos estos esfuerzos darán sus frutos, en términos de que una sala de recurso ampliada finalmente emita una decisión que resuelva definitivamente la controvertida cuestión de la adaptación de los requisitos de descripción, pero al menos podemos atrevernos a sentirnos un poco optimistas a este respecto tras estos acontecimientos recientes.

[1] Instituto de Representantes Profesionales ante la Oficina Europea de Patentes.

[2] Instituto Colegiado de Abogados de Patentes (Reino Unido)