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罗氏对欧洲专利局的索赔说明要求提起的上诉-案例编号 T 56/21

T 56/21的最新进展——申请人争论将根据索赔范围修改描述这一有争议的要求移交扩大的上诉委员会

背景

欧洲专利申请的申请人编号 15700545.5，F. Hoffmann-La Roche AG于2020年底对审查部（ED）拒绝欧洲专利申请的决定提起上诉。

在先前发布的拨款文本中，教育署决定删除描述中的几段内容，因为这些段落造成了索赔和描述之间的不一致，他们还删除了类似索赔的陈述。此外，严格遵守欧洲专利局在其最新修订的《审查指南》中采取的越来越严格的方法，教育署认为，由于这些不一致之处，索赔范围不明确，因此根据《欧洲专利法》第84条，这是令人反感的。

相比之下，申请人提请注意，如果这些删除被接受，他们的权利将受到严重损害，因为被删除的标的在获得批准后将不再可用作索赔修正的依据。结果，他们不赞成拟拨款的案文，但尽管如此，教育署再次坚持必须删除类似索赔的条款，否则可能会导致实际保护范围不明确。

在一个意想不到的事件中，申请人随后决定撤回口头审理请求，并要求根据档案状况作出决定。该诉讼导致专利申请最终被拒绝，申请人随后提起上诉。在驳回决定的理由中，有人解释说，被视为类似索赔条款的段落不是本发明的具体实施例，因为它们的范围比权利要求的范围更广，因此它们不符合本发明的实施例的条件。教育署还指出，删除专利申请的这些部分并未造成权利损失，因为条款不明确且包含明显不必要的事项。我们认为，这些结论似乎源自上诉委员会在2021-2023年期间发布的几项决定，以及先前对欧洲专利局审查指南的修订，其中类似索赔的条款被直接解释为仅仅重复相同的主题，因此既无关紧要，也没有必要。

关于上诉程序和上诉委员会关于移交扩大的上诉委员会的提议

首先必须指出，分配给本案的上诉委员会是编号为3.3.04的上诉委员会，也就是说，在2021年欧洲专利局指南修订版生效后，针对这些严格调整要求发布的第一个重大决定（T 1989/18）所涉及的上诉委员会是同一委员会。而且，碰巧这两个案件都涉及同一个申请人，他们当时也拒绝按照教育署的建议修改描述，并进入了上诉程序，这使情况对他们有利。

理事会第3.3.04号发布了一份 初步意见 2023年7月21日，他们质疑《欧洲专利公约》第84条是否为反对说明和/或图纸中披露的发明与索赔中寻求保护的主题之间的范围不一致提供了法律依据。他们还质疑《欧洲专利局指南》在明确性方面是否真的符合《欧洲专利法》第84条和相关判例法的措辞和目的。此外，该委员会表示，他们认为，欧洲专利局不应通过使申请或专利的描述和/或图纸与经修正的权利要求相一致来协调欧洲专利（和申请）赋予的保护范围。

尽管如此，上诉委员会还是决定询问上诉人（即，专利申请人 Roche）认为有必要将问题移交扩大的上诉委员会，并提出了以下问题，该问题仅限于 单方面的 诉讼程序（即，仅涉及申请人的利益，不涉及任何第三方的利益）：

如果申请的说明和/或附图（例如发明实施例和示例或类似索赔的条款）中对发明的披露部分不在寻求保护的标的范围内，则是否存在索赔不明确或该描述缺乏对索赔的支持。（“描述和/或图纸与索赔之间的范围不一致”），如果申请人没有通过修改描述（“改编描述”）来消除描述和/或图纸与索赔之间的范围不一致，则可以根据《欧洲专利公约》第84条拒绝申请

关于申请人最近对上诉委员会的初步意见和移交建议的回应

罗氏最近 已回应 提及董事会 2023 年 7 月 21 日的来文，其中他们似乎完全支持董事会提出的移交建议。

除此之外，他们考虑到《欧洲专利公约》第84条所指的缺乏明确性或缺乏支持，因此建议扩大移交问题的范围 (即, 所谓的描述与索赔的标的有不一致之处) 与正在审议的申诉程序无关.

罗氏特别承认这个问题在审查和异议程序之间可能产生的不同后果，并提到了G3/14的决定，该决定为确定在异议程序中是否可以考虑因缺乏明确性和/或支持而提出的异议提供了框架。尽管他们承认，G3/14仍然没有回答《欧洲专利法》第84条是否为要求根据异议程序修正的索赔范围调整描述提供了法律依据的问题，但他们认为，这确实允许异议司（或委员会）在异议程序中修改独立申诉之后要求对描述进行这种修改。此外，为了进一步阐明这方面，罗氏提供了以下说明性示例：

在本案中，尽管 “数额巨大” 通常被认为不够明确，但不能对修正后的索赔1提出不明确的异议，因为在G3/14申请之后，获准的索赔中已经有这种表述。但是，该索赔修正案将导致索赔与描述之间出现新的不一致之处，因为它仍然包含 “本发明提供一种包含X的产品” 这句话，而不一定需要大量的Y。

考虑到这一点，罗氏指出，如果扩大上诉委员会在移案中认定索赔与描述和/或图纸之间的不一致因缺乏明确性或支持而违反了《欧洲专利公约》第84条，那么它将符合G3/14的规定，因此可以对异议程序中提出的索赔修正提出异议（即使在独立索赔中引入了受抚养人索赔中存在的特征）（s))，如果描述未根据修正案进行调整独立索赔。

除了这些论点以及他们在2023年10月30日提交的答复中提供的其他几个论点外，罗氏最终建议对董事会提出的问题进行如下修改，以扩大其适用范围，使其适用于任何程序（因此也包括异议和上诉程序）：

问题 1：

如果申请说明和/或图纸中对发明披露的部分内容不在索赔中所定义的寻求保护的标的范围内，则索赔不明确、主张是否缺乏支持，则申请说明和/或图纸中披露的发明内容的一部分（例如发明的实施例以及类似索赔的条款）是否缺乏对索赔的支持。（“描述和/或图纸与索赔之间的范围不一致”），如果申请人不通过修改描述（“改编描述”）来消除描述和/或图纸与索赔之间的范围不一致，那么是否可以根据《欧洲专利公约》第84条拒绝申请？

此外，他们还建议在第二个附属问题中明确考虑审查程序：

问题 2：

如果问题1的答案是 “是”，如果申请人没有通过修改描述（“改编描述”）来消除描述和/或图纸与索赔之间的范围不一致，那么是否可以根据《欧洲专利公约》第84条拒绝申请？

关于第三方在上诉程序中提出的意见

最后但并非最不重要的一点是，必须提及2023年11月24日匿名提交的两份第三方观察（TPO）。

TPO策略通常用于提出有关发明专利性的观察结果，正如欧洲专利局审查指南第E-VI节所承认的那样，不仅可以提交有关新颖性和/或发明步骤的意见，还可以针对清晰度、披露的充分性、可专利性和不允许的修正提出意见。因此，它们通常被用来通过提供新的现有技术和/或迄今为止教育署尚未考虑的异议来阻碍专利的授予。

但更有趣的是，在本案中，提交这些临时保单的唯一目的似乎是进一步支持移交的必要性，因为它们包括围绕描述改编要求及其可能带来的风险而演变的最新文献汇编。特别是， 一个 TPO 包括在 EPI 中发表的几篇文章的精选[1] 信息公告，而 另一个 包括来自多个 CIPA 的许多摘录[2] 期刊。

只有时间才能证明所有这些努力是否会取得成果，因为扩大的上诉委员会最终发布了一项决定，最终解决了修改描述要求这一有争议的问题，但是在最近的事态发展之后，我们至少可以在这方面感到稍微乐观。

[1] 欧洲专利局的专业代表协会。

[2] 特许专利代理人协会（英国）