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Beschwerde von Roche gegen die Mandate der EPO zur Anspruchsbeschreibung - Sache Nr. T 56/21

Jüngste Fortschritte in T 56/21 — Der Anmelder tritt in den Kampf um eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer ÜBER DIE UMSTRITTENEN ERFORDERNISSE EINER DEM UMFANG DER ANSPRÜCHE ENTSPRECHENDEN ÄNDERUNG DER BESCHREIBUNG

Hintergrund

Der Anmelder der europäischen Patentanmeldung Nr. 15700545,5, F. Hoffmann-La Roche AG, legte Ende 2020 Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung (ED) ein, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen.

In der zuvor erteilten Fassung, die zur Erteilung vorgesehen war, hatte die ED beschlossen, mehrere Passagen der Beschreibung zu streichen, da sie der Auffassung waren, dass sie zu einer Inkonsistenz zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung führten, und strich auch anspruchsähnliche Aussagen. Unter strikter Beachtung des immer strenger werdenden Ansatzes, den das Europäische Patentamt bei seinen letzten Überarbeitungen seiner Prüfungsrichtlinien verfolgte, vertrat die ED außerdem die Auffassung, dass der Umfang der Ansprüche aufgrund eben dieser Unstimmigkeiten unklar geworden sei und daher gemäß Art. 84 EPÜ zu beanstanden sei.

Im Gegensatz dazu wies der Antragsteller darauf hin, dass, sollten diese Streichungen akzeptiert würden, seine Rechte erheblich beeinträchtigt würden, da der gestrichene Gegenstand dann nach der Erteilung nicht mehr als Grundlage für Anspruchsänderungen zur Verfügung stünde. In der Folge lehnten sie den zur Erteilung vorgesehenen Text ab, trotzdem bestand der Entwurf erneut darauf, dass anspruchsähnliche Klauseln gestrichen werden müssten, da sie sonst zu Unklarheiten über den tatsächlichen Schutzumfang führen könnten.

In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse beschloss der Anmelder daraufhin, seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurückzuziehen, und beantragte eine Entscheidung entsprechend dem Stand der Akten. Diese Klage hatte zur Folge, dass die Patentanmeldung schließlich zurückgewiesen wurde und der Anmelder daraufhin Beschwerde einlegte. In der Begründung der Zurückweisungsentscheidung wurde ausgeführt, dass es sich bei den Passagen, die als anspruchsähnliche Klauseln angesehen wurden, nicht um spezifische Ausführungsformen der Erfindung handele, da ihr Anwendungsbereich weiter sei als der der Ansprüche, weshalb sie nicht als Ausführungsformen der Erfindung infrage kämen. Das Gutachten stellte außerdem fest, dass durch die Streichung dieser Teile der Patentanmeldung kein Rechtsverlust eingetreten sei, da die Klauseln unklar seien und offensichtlich unnötige Inhalte enthielten. Unserer Meinung nach folgten diese Schlussfolgerungen offenbar auf Entscheidungen mehrerer Beschwerdekammern aus dem Zeitraum 2021—2023 sowie auf frühere Überarbeitungen der Prüfungsrichtlinien des EPA, in denen anspruchsähnliche Klauseln direkt als bloße Wiederholungen identischer Gegenstände ausgelegt worden waren, die daher irrelevant und unnötig waren.

Zum Beschwerdeverfahren und zum Vorschlag der Beschwerdekammer für eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die mit diesem Fall beauftragte Beschwerdekammer die Nummer 3.3.04 hat, d. h. dieselbe, die an der ersten wichtigen Entscheidung (T 1989/18) beteiligt war, die nach Inkrafttreten der Revision der EPO-Richtlinien 2021 gegen diese strengen Anpassungsvorschriften erlassen wurde. Zufällig betrafen beide Fälle denselben Anmelder, der sich damals ebenfalls weigerte, die Beschreibung, wie vom Entwurf vorgeschlagen, zu ändern, und ein Beschwerdeverfahren einleitete, das die Situation zu seinem Vorteil umkehrte.

Der Vorstand Nr. 3.3.04 veröffentlichte eine vorläufige Stellungnahme am 21. Juli 2023, in dem sie in Frage stellten, ob Art. 84 EPÜ eine Rechtsgrundlage für Einwände gegen eine Inkonsistenz zwischen der in der Beschreibung und/oder den Zeichnungen offenbarten Erfindung und dem Gegenstand, für den in den Ansprüchen Schutz beantragt wird, bietet. Sie stellten auch in Frage, ob die EPA-Richtlinien tatsächlich dem Wortlaut und dem Zweck von Art. 84 EPÜ und der damit verbundenen Rechtsprechung zur Klarheit entsprechen. Darüber hinaus wies die Kammer darauf hin, dass es ihrer Ansicht nach nicht Sache des Europäischen Patentamts ist, den Schutzumfang europäischer Patente (und Anmeldungen) dadurch zu harmonisieren, dass die Beschreibung und/oder die Zeichnungen einer Anmeldung oder eines Patents mit den für zulässig erklärten geänderten Ansprüchen in Einklang gebracht werden.

Ungeachtet des Vorstehenden beschloss die Beschwerdekammer, die Beschwerdeführerin zu fragen (d.h., der Patentanmelder, Roche) über die Notwendigkeit einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer, und schlug die folgende Frage vor, die sich beschränkte auf ex parte Verfahren (d.h., bezog nur die Interessen des Antragstellers ein, nicht die Interessen Dritter):

Fehlt ein Anspruch an Klarheit oder wird ein Anspruch nicht durch die Beschreibung im Sinne des Artikels 84 EPÜ gestützt, wenn ein Teil der Offenbarung der Erfindung in der Beschreibung und/oder den Zeichnungen einer Anmeldung (z. B. eine Ausführungsform der Erfindung, ein Beispiel oder eine beanspruchungsähnliche Klausel) nicht von dem Gegenstand umfasst ist, für den Schutz beantragt wird. („Inkonsistenz im Umfang zwischen der Beschreibung und/oder den Zeichnungen und den Ansprüchen“) und kann eine Anmeldung folglich auf der Grundlage von Artikel 84 EPÜ zurückgewiesen werden, wenn der Anmelder die Inkonsistenz zwischen der Beschreibung und/oder den Zeichnungen und den Ansprüchen nicht durch Änderungen der Beschreibung beseitigt („Anpassung der Beschreibung“)

Zur jüngsten Antwort der Klägerin auf die vorläufige Stellungnahme der Beschwerdekammer und den Vorschlag für eine Vorlage

Roche vor Kurzem antwortete zur Mitteilung des Boards vom 21. Juli 2023, in der sie offenbar die vom Board vorgeschlagene Vorlage voll und ganz unterstützen.

Darüber hinaus schlugen sie vor, den Umfang der Vorlagefragen zu erweitern, da sie der Auffassung waren, dass in dieser Situation der Mangel an Klarheit oder mangelnder Unterstützung im Sinne von Art. 84 EPÜ (d.h., weil eine angebliche Inkonsistenz zwischen der Beschreibung und dem beanspruchten Gegenstand) unabhängig von dem Verfahren entsteht, in dem der Anspruch geprüft wird.

Roche räumte insbesondere ein, dass diese Frage zwischen dem Prüfungs- und dem Einspruchsverfahren unterschiedliche Konsequenzen haben kann, und verwies auf die Entscheidung G 3/14, die einen Rahmen für die Entscheidung bietet, ob ein Einwand mangelnder Klarheit und/oder Unterstützung im Einspruchsverfahren berücksichtigt werden kann. Zwar räumten sie ein, dass G 3/14 immer noch keine Antwort auf die Frage gebe, ob Art. 84 EPÜ die Rechtsgrundlage dafür biete, die Beschreibung an den Umfang der im Einspruchsverfahren geänderten Ansprüche anzupassen, vertraten sie jedoch die Auffassung, dass er es der Einspruchsabteilung (oder der Kammer) tatsächlich erlaube, eine solche Anpassung der Beschreibung nach einer Änderung der unabhängigen Ansprüche im Einspruchsverfahren zu verlangen. Um diesen Aspekt näher zu beleuchten, legte Roche außerdem das folgende anschauliche Beispiel vor:

In diesem speziellen Fall wird zwar in der Regel davon ausgegangen, dass ein „erheblicher Betrag“ nicht eindeutig ist, ein Einwand wegen mangelnder Klarheit kann jedoch nicht gegen den geänderten Anspruch 1 erhoben werden, da dieser Ausdruck bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war, nachdem G 3/14 beantragt worden war. Diese Anspruchsänderung würde jedoch zu einer neuen Inkonsistenz zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung führen, da sie immer noch den Satz „Die Erfindung stellt ein Erzeugnis dar, das X enthält“ enthält, ohne dass unbedingt eine erhebliche Menge an Y erforderlich ist.

In Anbetracht dessen wies Roche darauf hin, dass, wenn die Große Beschwerdekammer in der Vorlage zu dem Schluss käme, dass ein Widerspruch zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung und/oder den Zeichnungen aus Mangel an Klarheit oder Unterstützung gegen Art. 84 EPÜ verstoße, dies mit G 3/14 vereinbar sei, sodass ein Einwand wegen Nichteinhaltung von Art. 84 EPÜ gegen im Einspruchsverfahren vorgenommene Anspruchsänderungen erhoben werden könnte (selbst wenn Merkmale der abhängigen Ansprüche in den unabhängigen Anspruch aufgenommen würden (s)), wenn die Beschreibung nicht an die geänderte Version angepasst wird unabhängige Ansprüche.

Zusätzlich zu diesen und mehreren anderen Argumenten, die in ihrer am 30. Oktober 2023 eingereichten Antwort vorgebracht wurden, schlug Roche schließlich vor, die von der Kammer vorgeschlagene Frage wie folgt zu ändern, um sie auf alle Verfahren (also auch auf Einspruchs- und Beschwerdeverfahren) anwendbar zu machen:

Frage 1:

Ist ein Anspruch, die Ansprüche nicht eindeutig oder wird ein Anspruch nicht gestützt, so gelten die Ansprüche durch die Beschreibung im Sinne des Artikels 84 EPÜ, wenn ein Teil der Offenbarung der Erfindung in der Beschreibung und/oder den Zeichnungen einer Anmeldung, die Beschreibung (z. B. eine Ausführungsform der Erfindung, ein Beispiel oder eine beanspruchungsähnliche Klausel) nicht unter den Gegenstand fällt, für den Schutz gemäß der Definition in den Ansprüchen beantragt wird. („Inkonsistenz des Umfangs zwischen der Beschreibung und/oder den Zeichnungen und den Ansprüchen“) und kann eine Anmeldung daher auf der Grundlage von Artikel 84 EPÜ zurückgewiesen werden, wenn der Anmelder die Inkonsistenz zwischen der Beschreibung und/oder den Zeichnungen und den Ansprüchen nicht durch Änderungen der Beschreibung beseitigt („Anpassung der Beschreibung“)?

Darüber hinaus schlugen sie vor, das Prüfungsverfahren ausdrücklich in einer zweiten Hilfsfrage zu behandeln:

Frage 2:

Falls die Frage 1 mit „Ja“ beantwortet wird, kann eine Anmeldung folglich auf der Grundlage von Artikel 84 EPÜ zurückgewiesen werden, wenn der Anmelder den inhaltlichen Widerspruch zwischen der Beschreibung und/oder den Zeichnungen und den Ansprüchen nicht durch Änderungen der Beschreibung ausräumt („Anpassung der Beschreibung“)?

Zu den im Beschwerdeverfahren eingereichten Einwendungen Dritter

Nicht zuletzt müssen die beiden am 24. November 2023 anonym eingereichten Stellungnahmen Dritter (TPO) erwähnt werden.

Die TPO-Strategie wird in der Regel verwendet, um Einwände zur Patentierbarkeit einer Erfindung einzureichen. Wie in Abschnitt E-VI der Prüfungsrichtlinien des EPA anerkannt, können nicht nur Einwendungen zur Neuheit und/oder zur erfinderischen Tätigkeit eingereicht werden, sondern auch Einwendungen, die auf Klarheit, ausreichende Offenbarung, Patentierbarkeit und unzulässige Änderungen gerichtet sind. Daher werden sie in der Regel verwendet, um die Erteilung eines Patents zu behindern, indem sie neuen Stand der Technik und/oder Einwände vorbringen, die vom Entwurf bisher nicht berücksichtigt wurden.

Interessanter ist jedoch, dass diese TPO im vorliegenden Fall offenbar mit dem einzigen Ziel eingereicht wurden, die Notwendigkeit einer Vorlage weiter zu untermauern, da sie eine Zusammenstellung neuerer Literatur enthalten, die sich mit den Anforderungen der Anpassung der Beschreibung und den damit verbundenen Risiken befasst. Insbesondere ein TPO enthält eine Auswahl mehrerer Artikel, die im EPI veröffentlicht wurden[1] Informationsbulletin, während der andere enthält eine Reihe von Auszügen aus mehreren CIPA[2] Zeitschriften.

Nur die Zeit wird zeigen, ob all diese Bemühungen Früchte tragen werden, was die Tatsache betrifft, dass eine Große Beschwerdekammer irgendwann eine Entscheidung trifft, mit der die umstrittene Frage der Anpassung der Beschreibungsvorschriften endgültig geklärt wird, aber wir können es zumindest wagen, angesichts dieser jüngsten Entwicklungen in dieser Hinsicht etwas optimistisch zu sein.

[1] Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter.

[2] Chartered Institute of Patent Attorneys (Vereinigtes Königreich)