Navegant per les marees legals

Recurs de Roche contra la reclamació de l'EPO Descripció Mandats - Cas Nº T 56/21

Avanços recents en T 56/21 — El Sol·licitant entra en la tramesa per a una Remissió a la Junta Ampliada d'apel·lació SOBRE ELS CONTROVERTITS REQUISITS DE MODIFICAR LA DESCRIPCIÓ EN CONSONÀNCIA AMB L'ABAST DE LES RECLAMACIONS

Antecedents

El sol·licitant de la sol·licitud de patent europea núm. 15700545.5, F. Hoffmann-La Roche AG, va presentar un recurs a finals del 2020 contra la decisió de la Divisió d'Examinació (ED) de denegar la sol·licitud de patent europea.

En el text emès anteriorment destinat a la concessió, l'ED havia decidit suprimir diversos passatges de la descripció en considerar que causaven una incoherència entre reclamacions i descripció, i també van suprimir afirmacions semblants a reclamacions. A més, en observança estricta de l'enfocament cada vegada més estricte seguit per l'Oficina Europea de Patents al llarg de les seves últimes revisions de les seves Directrius per a l'examen, l'ED va considerar que l'abast de les reclamacions estava poc clar a causa d'aquestes mateixes incoherències, sent per tant, objectable segons l'art. 84 EPC.

En canvi, el sol·licitant va cridar l'atenció sobre el fet que, en cas d'acceptar aquestes supressions, es posarien en perill significativament els seus drets, ja que aquesta matèria suprimida deixaria de ser disponible com a base per a les esmenes de reclamació després de la concessió. Com a conseqüència, van desaprovar el text destinat a la concessió però, malgrat això, l'ED va tornar a insistir en el fet que s'havien de suprimir clàusules semblants a reclamacions, ja que en cas contrari podrien comportar una imclaredat quant a l'abast real de protecció.

En un gir inesperat dels fets, la Demandant va decidir llavors retirar la seva petició de procediment oral i va demanar una resolució d'acord amb l'estat de l'expedient. Aquesta acció va provocar que la sol·licitud de patent fos finalment denegada i que el sol·licitant presentés un recurs posterior. En els motius de la decisió de denegació, s'explicava que els passatges considerats com a clàusules semblants a reclamacions no eren concretes concretes de la invenció, perquè el seu abast era més ampli que el de les reclamacions, i per tant no qualificaven com a plasmes de la invenció. L'ED també va assenyalar que no es va produir cap pèrdua de drets a causa de la supressió d'aquestes parts de la sol·licitud de patent perquè les clàusules eren poc clares i contenien matèria òbviament innecessària. Segons la nostra opinió, aquestes conclusions semblaven seguir a partir de les resolucions de diverses Juntes d'Apel·lació dictades durant el període 2021-2023, i també de les revisions anteriors de les Directrius d'Examen de l'EPO, en les quals les clàusules similars a reclamacions s'havien interpretat directament com a simples repeticions de temes idèntics que per tant eren irrellevants i innecessàries.

Sobre les actuacions d'apel·lació i proposta de remissió de la Junta d'Apel·lació a la Junta Ampliada

Cal destacar en primer lloc que la Junta d'Apel·lació assignada a aquest cas és la Junta número 3.3.04, és a dir, la mateixa que es va veure implicada en la primera decisió significativa (T 1989/18) dictada contra aquests estrictes requisits d'adaptació després de l'entrada en vigor de 2021 de revisió de les Directrius de l'EPO. A més, va passar que tots dos casos van implicar el mateix sol·licitant, que aleshores també es va negar a modificar la descripció tal com suggeria l'ED i va entrar en procediments d'apel·lació que van revertir la situació en el seu benefici.

El Consell núm. 3.3.04 va emetre un dictamen preliminar el 21 de juliol de 2023, on qüestionaven si l'art. 84 EPC proporciona una base legal per oposar-se a una incoherència d'abast entre la invenció revelada en la descripció i/o dibuixos i el tema per al qual es demana protecció en les reclamacions. També van qüestionar si les Directrius de l'EPO estan realment en línia amb la redacció i la finalitat de l'art. 84 EPC i la jurisprudència relacionada sobre claredat. A més, la Junta va indicar que, segons la seva opinió, no correspon a l'Oficina Europea de Patents harmonitzar l'abast de la protecció que atorguen les patents (i sol·licituds) europees posant d'acord la descripció i/o els dibuixos d'una sol·licitud o patent amb les reclamacions modificades considerades admissibles.

No obstant l'anterior, la Junta d'Apel·lació va decidir demanar al Recol·lant (és a dir, el sol·licitant de patents, Roche) sobre la necessitat d'una remissió a la Junta Ampliada d'Apel·lació, i va suggerir la següent pregunta, que es limitava a ex part procediments (és a dir, només implicava els interessos del Sol·licitant, no de cap tercer):

Hi ha manca de claredat d'una reclamació o falta de suport d'una reclamació per la descripció en el sentit de l'article 84 EPC si una part de la divulgació de la invenció en la descripció i/o dibuixos d'una sol·licitud (per exemple, una plasmació de la invenció, i exemple o una clàusula semblant a la reclamació) no està englobada pel subjecte per al qual es demana protecció. (“incoherència en l'abast entre la descripció i/o dibuixos i les reclamacions”) i es pot denegar en conseqüència una sol·licitud basada en l'article 84 EPC si el sol·licitant no elimina la incoherència d'abast entre la descripció i/o dibuixos i les reclamacions per mitjà d'esmenes de la descripció (“adaptació de la descripció”)

Sobre la resposta recent del sol·licitant al dictamen preliminar de la Junta d'Apel·lació i suggeriment de remissió

Roche recentment va respondre a la comunicació de la Junta de 21 de juliol de 2023, en la qual compareixien recolzant plenament la remissió proposada per la Junta.

A més d'això, van suggerir ampliar l'abast de les preguntes per a la remissió, en considerar que la manca de claredat o falta de suport en el sentit de l'art. 84 EPC en aquella situació (és a dir, en una suposada incoherència entre la descripció i la matèria reclamada) sorgeix independentment del procediment en què es trobi en consideració la reclamació.

En particular, Roche va reconèixer les diferents conseqüències que aquesta qüestió pot tenir entre els procediments d'examen i oposició, i es va referir a la decisió G 3/14, que proporciona un marc per determinar si es pot considerar una objecció de falta de claredat i/o suport en els procediments d'oposició. Tot i que van reconèixer que G 3/14 encara no respon a la pregunta de si l'art. 84 EPC proporciona base legal per exigir l'adaptació de la descripció a l'abast de les reclamacions modificades en els procediments d'oposició, van considerar que efectivament permet a la Sala d'oposicions (o Junta) exigir aquesta adaptació de la descripció després de l'esmena de les reclamacions independents en procediments d'oposició. A més, per donar més llum sobre aquest aspecte, Roche va proporcionar el següent exemple il·lustratiu:

En aquest cas concret, tot i que normalment es considera que “quantitat substancial” no té claredat, no es pot plantejar una objecció de manca de claredat contra la reclamació modificada 1 perquè aquesta expressió ja estava en les reclamacions concedides, després de l'aplicació G 3/14. No obstant això, aquesta modificació de reclamació comportaria una nova incongruència entre les pretensions i la descripció, ja que encara conté la frase “La invenció proporciona un producte que comprèn X”, sense requerir necessàriament una quantitat substancial de Y.

Tenint en compte això, Roche va assenyalar que, si la Junta Avançada mantingués en la remissió que una incoherència entre les reclamacions i la descripció i/o dibuixos contravé l'art. 84 EPC per falta de claredat o suport, llavors seria compatible amb G 3/14, per la qual cosa es podria plantejar una objecció per incompliment de l'art. 84 EPC respecte a les esmenes de reclamació fetes en processos d'oposició (fins i tot si s'introdueixin trets presents en les reclamacions dependents en la demanda independent (s)), si la descripció no està adaptada d'acord amb l'esmena reclamacions independents.

A més d'aquests i diversos altres arguments aportats en la seva resposta presentada el 30 d'octubre de 2023, Roche finalment va suggerir modificar la pregunta proposada per la Junta de la manera següent, per ampliar-la perquè sigui aplicable a qualsevol procediment (incloent-hi així també els procediments d'oposició i recurs):

Pregunta 1:

Hi ha una manca de claredat d'una reclamació les reclamacions o una manca de suport d'una reclamació les reclamacions per la descripció en el sentit de l'article 84 EPC si una part de la divulgació de la invenció en la descripció i/o dibuixos d'una aplicació l'especificació (per exemple una plasmació de la invenció, i exemple o una clàusula semblant a la reclamació) no està englobada pel subjecte per al qual es demana protecció tal com es defineix en les reclamacions. (“incoherència en l'abast entre la descripció i/o dibuixos i les reclamacions”) i es pot denegar conseqüentment una sol·licitud basada en l'article 84 EPC si el sol·licitant no elimina la incoherència d'abast entre la descripció i/o dibuixos i les reclamacions per mitjà d'esmenes de la descripció (“adaptació de la descripció”)?

A més, també van suggerir considerar explícitament els procediments d'examen en una segona qüestió subsidiària:

Pregunta 2:

Si la resposta a la pregunta 1 és “sí”, es pot denegar conseqüentment una sol·licitud basada en l'article 84 EPC si el sol·licitant no elimina la incoherència d'abast entre la descripció i/o dibuixos i les reclamacions mitjançant esmenes de la descripció (“adaptació de la descripció”)?

Sobre les Observacions de Tercers interposades durant el procediment d'apel·lació

Finalment, però no menys important, cal fer esment a les dues Observacions de Tercers (TPO) presentades de forma anònima el 24 de novembre de 2023.

L'estratègia TPO s'utilitza normalment per presentar observacions relatives a la patentabilitat d'una invenció i, tal com es reconeix a l'apartat E-VI de les Directrius per a l'examen de l'EPO, no només es poden presentar observacions referents a la novetat i/o pas inventiu, sinó també observacions dirigides a la claredat, la suficiència de divulgació, la patentabilitat i les esmenes no admissibles. Així, normalment s'utilitzen per dificultar la concessió de patent proporcionant nou art previ i/o objeccions que fins ara no havien estat considerades per l'ED.

Més curiosament, però, en el present cas, aquests TPO semblen haver estat arxivats amb l'objectiu únic de recolzar encara més la necessitat d'una remissió, ja que inclouen una recopilació de literatura recent evolucionant al voltant de les exigències de l'adaptació de la descripció i els riscos que poden comportar. En particular, un TPO inclou una selecció de diversos articles publicats a l'EPI[1] Butlletí d'informació, mentre que l'altre inclou una sèrie d'extractes de diversos CIPA[2] Revistes.

Només el temps dirà si tots aquests esforços donaran fruits, pel que fa a una Junta d'Apel·lació ampliada, finalment, dicti una decisió que resolgui finalment el controvertit assumpte de l'adaptació dels requisits de descripció, però potser almenys ens atrevim a sentir-nos lleugerament optimistes en aquest sentit després d'aquestes novetats recents.

[1] Institut de Representants Professionals davant l'Oficina Europea de Patents.

[2] Institut Autoritzat d'Advocats de Patents (Regne Unit)