La UPC vuelve a rechazar la doctrina del estoppel en el envoltorio de archivos

La División Local de Düsseldorf de la UPC emitió recientemente una orden judicial preliminar en el caso 10x Genomics Inc. contra Curio Bioscience Inc. (UPC_CFI_463/2023).

Curiosamente, es la segunda vez que una división local alemana no considera legalmente vinculante el historial procesal de patentes para interpretar las demandas, lo que refuerza la divergencia existente en la UPC en cuanto a la doctrina del impedimento del archivado (también conocido como «impedimento del historial de procesamiento»), ya que otra división local alemana ha emitido al menos una opinión opuesta al respecto.

Resumen del caso

10X Genomics presentó una demanda contra Curio Bioscience por infracción de la patente europea EP 2 697 391 B1 en la República Federal de Alemania, la República Francesa y el Reino de Suecia, debido a las actividades de comercialización de dos versiones del producto «Curio Seeker Spatial Mapping KIT» que se están llevando a cabo en esos territorios.

La invención protegida se refiere a la detección localizada o espacial de ácidos nucleicos en una muestra de tejido. La patente controvertida tiene dos reivindicaciones independientes: una se refiere a un método de detección localizada de ácidos nucleicos en una muestra de tejido compuesta de células y la otra se refiere a una matriz para su uso en esa detección localizada.

Para determinar si el derecho de patente se infringió con un grado suficiente de certeza, la División Local indicó que algunas características de las reclamaciones requerían interpretación. Un tema que suscitó especial debate fue la interpretación de lo que constituía una «muestra de tejido» adecuada en el sentido de la patente en cuestión. El demandado tenía una opinión diferente al respecto y se refirió a las declaraciones hechas por el solicitante durante el procedimiento de examen en la Oficina Europea de Patentes. Sin embargo, la División Local estaba claramente en desacuerdo con el enfoque adoptado por el demandado.

En particular, la División Local opinó que las declaraciones hechas por el solicitante durante el procedimiento de examen no constituían material admisible para la interpretación. También señalaron que, en consecuencia, esas declaraciones no debían tenerse en cuenta en general en el contexto de la interpretación de las patentes. Solo se consideró que, si el solicitante había comentado el significado de una característica o término durante el procedimiento de examen, ello podría, en el mejor de los casos, ser indicativo de cómo un experto en la materia entendería la característica en cuestión.

La División Local explicó con más detalle que el artículo 24 (1) (c) de la UPCA y el artículo 69 del EPC proporcionan la base para determinar qué documentos se utilizarán para interpretar las reclamaciones y determinar el alcance de la protección. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que, dado que el expediente de la subvención no se menciona en el artículo 69 del EPC, no constituye un material estrictamente admisible para su interpretación por ley.

CONSIDERACIONES PREVIAS DE UPC SOBRE EL IMPEDIMENTO DEL CONTENEDOR DE ARCHIVOS

Vale la pena señalar que el enfoque adoptado en 10x Genomics Inc. contra Curio Bioscience Inc refleja el adoptado anteriormente por la misma División Local de Düsseldorf en su orden en Ortovox Sportartikel GmbH contra Mammut Sports Group AG y Mammut Sports Group GmbH (UPC_CFI_452/2023) fechada el 9 de abril de 2024.

Sin embargo, ambas órdenes de la División Local de Düsseldorf son totalmente opuestas a la opinión emitida por la División Local de Múnich de la UPC en SES-imagotag SA contra Hanshow Technology Co. Ltd. y col. (UPC_CFI_292/2023). En esa orden anterior de septiembre de 2023, relativa a una solicitud de medidas provisionales, se consideró que las reivindicaciones de la solicitud de patente, tal como estaban presentadas, podían utilizarse como ayuda para interpretar la patente en cuestión, en relación con las modificaciones introducidas durante el procedimiento de examen. Sin embargo, entonces no se proporcionó ninguna base jurídica que respaldara el impedimento de archivar el expediente.

REFLEXIONES FINALES

Solo el tiempo dirá cómo la UPC abordará en última instancia la doctrina del impedimento de los contenedores de archivos, aunque hasta ahora la UPC no parece haber contribuido significativamente a su armonización.

No se puede ignorar el hecho de que la UPC esté compuesta por jueces de toda Europa que están acostumbrados a aplicar su correspondiente legislación nacional, ni tampoco el hecho de que Europa esté dividida en cuanto a la aplicación de esta doctrina. A modo de ejemplo, en los Países Bajos se aplica estrictamente la doctrina del impedimento para archivar archivos, mientras que otros países como Francia, Italia o Alemania no están a favor de ella.

En España, generalmente se considera que el historial de la fiscalía puede remitirse al tribunal y puede ser relevante para la interpretación de la reclamación (cf. Danstar contra ACTIMAX BIO, Decisión del Tribunal Supremo del 3 de julio de 2019, ECLI:TS: 2019:2244; Laboratorios Normon contra BIAL-PORTELA & CA., S.A., Sentencia del Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona de 6 de abril de 2021, ECLI:JMB: 2021:1155). Sin embargo, esta doctrina solo se aplica ocasionalmente en la práctica. Paralelamente, se puede aceptar que la posición del titular de la patente no puede ser incompatible con su posición anterior en relación con el alcance de la protección sobre la base del principio de buena fe (venire contra factum proprium non valet), siempre que esa posición anterior implique un acto inequívoco con significación jurídica que sea manifiestamente incompatible con la posición actual (véase Oatly vs Nutrition & Sante Iberia y otros., Audiencia Provincial No. 15 de Barcelona, ECLI:ES:ABB: 2016:508). Sin embargo, los tribunales españoles tampoco aplican esto de manera consistente.

En cualquier caso, ahora que la UPC se acerca a su primer aniversario y poco a poco se van levantando los velos sobre lo que depara el futuro, cabe preguntarse si eventualmente será un foro tan favorable a los titulares de patentes como se pensaba inicialmente.