Die File-Wrapper-Estoppel-Doktrin wird erneut von der UPC abgelehnt

Die Bezirksstelle Düsseldorf der UPC hat kürzlich eine einstweilige Verfügung in der Rechtssache 10x Genomics Inc. gegen Curio Bioscience Inc. (UPC_CFI_463/2023) erlassen.

Interessanterweise ist es das zweite Mal, dass eine deutsche Lokalkammer für die Auslegung der Ansprüche nicht als rechtlich bindend für die Auslegung der Ansprüche angesehen wird, was die bestehenden Meinungsverschiedenheiten bei der UPC in Bezug auf die Doktrin der Aktenverwirkung (auch bekannt als „Rechtsverwirkung in der Anwaltshistorie“) verstärkt, da mindestens eine andere deutsche Lokalkammer diesbezüglich eine gegenteilige Stellungnahme abgegeben hat.

Zusammenfassung des Falls

10X Genomics reichte Klage gegen Curio Bioscience wegen Verletzung eines europäischen Patents ein FOLGE 2 697 391 B1 in der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und dem Königreich Schweden aufgrund von Marketingaktivitäten im Zusammenhang mit zwei Versionen des Produkts „Curio Seeker Spatial Mapping KIT“, die in diesen Gebieten stattfinden.

Die geschützte Erfindung betrifft den lokalisierten oder räumlichen Nachweis von Nukleinsäuren in einer Gewebeprobe. Das fragliche Patent hat zwei unabhängige Ansprüche: Der eine bezieht sich auf ein Verfahren zum lokalisierten Nachweis von Nukleinsäuren in einer Gewebeprobe, die Zellen enthält, und der andere nennt ein Array zur Verwendung bei diesem lokalisierten Nachweis.

Um mit ausreichender Sicherheit feststellen zu können, ob das Patentrecht verletzt wurde, wies die örtliche Abteilung darauf hin, dass einige Merkmale der Ansprüche einer Interpretation bedürften. Ein besonderes Diskussionsthema war die Auslegung dessen, was eine geeignete „Gewebeprobe“ im Sinne des fraglichen Patents ist. Die Beklagte war diesbezüglich anderer Meinung und verwies auf Äußerungen des Anmelders im Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt. Die örtliche Abteilung war mit diesem Ansatz der Beklagten jedoch eindeutig nicht einverstanden.

Insbesondere vertrat die örtliche Abteilung die Auffassung, dass die Äußerungen des Anmelders im Prüfungsverfahren kein zulässiges Auslegungsmaterial darstellten. Sie merkten auch an, dass diese Äußerungen daher im Rahmen der Auslegung eines Patents in der Regel nicht zu berücksichtigen seien. Es wurde lediglich davon ausgegangen, dass, wenn sich der Anmelder im Prüfungsverfahren zur Bedeutung eines Merkmals oder Begriffs geäußert hat, dies bestenfalls ein Hinweis darauf sein kann, wie ein Fachmann das betreffende Merkmal verstehen würde.

Die örtliche Abteilung führte weiter aus, dass Art. 24 (1) c) EPÜ und Art. 69 EPÜ die Grundlage dafür bilden, welche Dokumente für die Auslegung der Patentansprüche und für die Bestimmung des Schutzbereichs zu verwenden sind. Sie kamen daher zu dem Schluss, dass die Erteilungsakte, da sie in Art. 69 EPÜ nicht erwähnt wird, grundsätzlich kein Material darstellt, das für eine Auslegung durch das Gesetz zulässig ist.

FRÜHERE ÜBERLEGUNGEN VON UPC ZUM DATEI-WRAPPER-ESTOPPEL

Es ist bemerkenswert, dass der gewählte Ansatz 11x Genomics Inc. gegen Curio Bioscience Inc Spiegel, die zuvor von derselben Lokalabteilung Düsseldorf in ihrer Reihenfolge in übernommen wurden Ortovox Sportartikel GmbH gegen Mammut Sports Group AG und Mammut Sports Group GmbH (UPC_CFI_452/2023) vom 9. April 2024.

Beide Anordnungen der Lokalabteilung Düsseldorf stehen jedoch in völligem Gegensatz zu der Stellungnahme der UPC Lokalabteilung München in SES-imagotag SA gegen Hanshow Technology Co. Ltd. et al. (UPC_CFI_292/2023). In diesem früheren Beschluss vom September 2023, der einen Antrag auf einstweilige Anordnung betraf, wurden die Ansprüche der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung im Zusammenhang mit Änderungen, die im Prüfungsverfahren vorgenommen wurden, als Auslegungshilfe für das fragliche Patent angesehen. Damals wurde jedoch keine Rechtsgrundlage zur Unterstützung der Rechtsverfolgung durch den Dateiumschlag vorgelegt.

LETZTE GEDANKEN

Nur die Zeit wird zeigen, wie der UPC letztlich mit der Doktrin der Rechtsdurchsetzung von Dateiumhüllungen umgehen wird, obwohl der UPC bisher offenbar nicht wesentlich zu ihrer Harmonisierung beigetragen hat.

Die Tatsache, dass der UPC aus Richtern aus ganz Europa besteht, die es gewohnt sind, ihr entsprechendes nationales Recht anzuwenden, darf nicht außer Acht gelassen werden, ebenso wenig wie die Tatsache, dass Europa in Bezug auf die Anwendung dieser Doktrin gespalten ist. Zur Veranschaulichung: In den Niederlanden wird die Doktrin der Rechtsdurchsetzung bei Dateiumhüllungen strikt angewendet, während andere Länder wie Frankreich, Italien oder Deutschland sie nicht befürworten.

In Spanien wird allgemein davon ausgegangen, dass die Geschichte der Staatsanwaltschaft dem Gericht vorgelegt werden kann und für die Auslegung von Ansprüchen relevant sein kann (vgl. Danstar gegen ACTIMAX BIO, Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 3. Juli 2019, ECLI:ES:TS: 2019:2244; Laboratorios Normon gegen BIAL-PORTELA & CA., S.A., Entscheidung Nr. 5 des Handelsgerichts Barcelona vom 6. April 2021, ECLI:ES:JMB: 2021:1155). Diese Lehre wird jedoch nur gelegentlich in der Praxis angewendet. Parallel dazu kann akzeptiert werden, dass die Position eines Patentinhabers nicht mit seiner früheren Position in Bezug auf den Umfang des Schutzes auf der Grundlage des Grundsatzes von Treu und Glauben unvereinbar sein darf (venire contra factum proprium non valet), sofern es sich bei dieser früheren Position um eine eindeutige Handlung von rechtlicher Bedeutung handelt, die mit der gegenwärtigen Situation offensichtlich unvereinbar ist (vgl. Oatly gegen Nutrition & Sante Iberia et al., Provinzgericht Barcelona Nr. 15, ECLI:ES:APB: 2016:508). Dies wird jedoch auch von spanischen Gerichten nicht einheitlich angewendet.

Wie dem auch sei, jetzt, wo das UPC seinem ersten Geburtstag näher rückt und die Schleier über das, was die Zukunft bereithält, langsam gelüftet werden, kann man sich nur fragen, ob es irgendwann ein so patentfreundliches Forum sein wird, wie ursprünglich angenommen.