La doctrina estoppel d'embolcall d'arxiu torna a ser rebutjada per la UPC

La Divisió Local de Düsseldorf de la UPC va emetre recentment una sentència preliminar en 10x Genomics Inc. vs Curio Bioscience Inc. (UPC_CFI_463/2023).

Curiosament, és la segona vegada que l'historial de processament de patents no es considera legalment vinculant per interpretar les reclamacions d'una divisió local alemanya per interpretar les reclamacions, cosa que reforça la divergència existent a la UPC relativa a la doctrina de l'arxiu embolcall estoppel (també coneguda com a “fiscal history estoppel”), ja que almenys una opinió contrària ha estat emesa per una altra divisió local alemanya.

Resum del cas

10X Genomics va interposar una demanda contra Curio Bioscience per infracció de patent europea EP. 2 697 391 B1 a la República Federal d'Alemanya, la República Francesa i el Regne de Suècia, a causa d'activitats de comercialització referents a dues versions del producte “Curio Seeker Spatial Mapping KIT” que tenen lloc en aquests territoris.

La invenció protegida es refereix a la detecció localitzada o espacial d'àcids nucleics en una mostra de teixit. La patent en qüestió té dues afirmacions independents: una està dirigida a un mètode de detecció localitzada d'àcids nucleics en una mostra de teixit que comprèn cèl·lules i l'altra recita una matriu per utilitzar-la en aquesta detecció localitzada.

Per tal de determinar si el dret de patent es va vulnerar amb un grau de certesa suficient, la Divisió Local va indicar que alguns trets de les reclamacions requerien interpretació. Un tema de discussió particular va ser la interpretació del que constituïa una “mostra de teixits” adequada en el sentit de la patent en qüestió. El demandat tenia una opinió diferent en aquest sentit i es referia a les declaracions del sol·licitant durant els procediments d'examen a l'Oficina Europea de Patents. No obstant això, la Divisió Local estava en clar desacord amb aquell plantejament adoptat pel demandat.

En concret, la Divisió Local va opinar que les declaracions del sol·licitant durant les diligències d'examen no constitueixen material admissible per a la seva interpretació. També van assenyalar que, en conseqüència, aquestes afirmacions generalment no s'havien de tenir en compte en el context de la interpretació de patents. Només es va considerar que, si el sol·licitant ha comentat el significat d'una característica o terme durant els procediments d'examen, això pot ser, en el millor dels casos, indicatiu de com una persona qualificada en l'art entendria la característica pertinent.

La Divisió Local va explicar a més que l'art. 24 (1) (c) UPCA i l'art. 69 EPC proporcionen les bases per determinar quins documents s'utilitzaran per interpretar les reclamacions i determinar l'abast de la protecció. Així, van concloure que atès que l'expedient de concessió no està esmentat a l'art. 69 EPC, no constitueix estrictament material admissible d'interpretació per llei.

CONSIDERACIONS ANTERIORS DE LA UPC SOBRE ESTOPPEL D'EMBOLCALL D'ARXIUS

Cal destacar que l'enfocament adoptat en 10x Genomics Inc. contra Curio Bioscience Inc miralls que anteriorment va adoptar la mateixa Divisió Local de Düsseldorf en el seu ordre en Ortovox SportTikel GmbH vs Mammut Sports Group AG i Mammut Sports Group GmbH (UPC_CFI_452/2023) de data 9 d'abril de 2024.

No obstant això, ambdues ordres de la Divisió Local de Düsseldorf són oposats polars al dictamen emès per la Divisió Local de Munic de la UPC a SES-Imagotag SA vs Hanshow Technology Co. Ltd. et al. (UPC_CFI_292/2023). En aquesta ordre anterior de setembre de 2023, que es referia a una sol·licitud de mesures provisionals, les reclamacions de la sol·licitud de patent presentades es consideraven utilitzables com a ajuda a la interpretació de la patent en qüestió, en relació amb les modificacions fetes durant els procediments d'examen. No obstant això, llavors no es va proporcionar cap base legal en suport de l'arxiu embolcall estoppel.

PENSAMENTS FINALS

Només el temps dirà com afrontarà la UPC en última instància la doctrina de l'estoppel d'embolcall d'arxius, encara que fins ara la UPC no sembla haver contribuït significativament a la seva harmonització.

El fet que la UPC estigui integrada per jutges de tot Europa que s'acostumen a aplicar el seu corresponent dret nacional no pot ser menystingut i tampoc el fet que Europa estigui dividida sobre l'aplicació d'aquesta doctrina. A mode d'il·lustració, la doctrina de l'arxiu embolcall estoppel s'aplica estrictament als Països Baixos, mentre que altres països com França, Itàlia o Alemanya no l'afavoreixen.

A Espanya, generalment es considera que els antecedents de la fiscalia es poden presentar al jutjat i poden ser pertinents per reclamar interpretació (cf. Danstar contra ACTIMAX BIO, Sentència del Tribunal Suprem de 3 de juliol de 2019, ECLI: ES:TS: 2019:2244; Laboratorios Normon vs BIAL-PORTELA & CA, SA, Sentència Jutjat Mercantil núm. 5 de Barcelona de 6 d'abril de 2021, ECLI: ES:JMB: 2021:1155). No obstant això, aquesta doctrina només s'aplica ocasionalment a la pràctica. En paral·lel, es pot acceptar que la posició d'un patentatari no pot ser incoherent amb la seva posició passada respecte a l'amplitud de la protecció sobre la base del principi de bona fe (Venir contra un fet propi no és vàlid), sempre i quan aquella posició anterior comporti un acte inequívoc amb transcendència jurídica manifestament incompatible amb el càrrec actual (cf. Oatly vs Nutrition & Sante Iberia et al., Audiència Provincial de Barcelona núm. 15, ECLI: ES:APB: 2016:508). No obstant això, això tampoc és aplicat de manera coherent pels tribunals espanyols.

En qualsevol cas, ara que la UPC s'acosta més al seu primer aniversari i es van aixecant lentament els vels sobre el que sosté el futur, només es pot preguntar si finalment serà un fòrum tan amigable amb patents com es pensava inicialment.