G1/22 and G2/22

Decisiones históricas recientes emitidas por la Alta Sala de Recurso (eBoA) de la Oficina Europea de Patentes (EPO)

Para que la reivindicación de prioridad sea válida, es necesario que los solicitantes de la nueva solicitud de patente tengan el derecho de prioridad de la solicitud de prioridad correspondiente.
En general, este requisito no es un problema en la práctica en la mayoría de los países porque el derecho de prioridad pertenece, por defecto, al solicitante de la solicitud de prioridad, y este suele coincidir con el solicitante de la nueva solicitud.

Pero, ¿qué ocurre si los solicitantes de la nueva solicitud no coinciden con los solicitantes de la solicitud prioritaria?

En este sentido, la Sala Superior de Recurso (eBoA) de la Oficina Europea de Patentes (EPO) ha publicado recientemente la decisión sobre los casos consolidados G 1/22 y G 2/22, en la que se responde a las siguientes preguntas sobre el derecho de prioridad:

I. ¿El Convenio sobre la Patente Europea (CPE) confiere competencia a la Oficina Europea de Patentes para determinar si una parte afirma de manera válida ser la sucesora en el sentido del artículo 87 (1) (b) del Convenio sobre la Patente Europea?
Respuesta: La Oficina Europea de Patentes es competente para evaluar si una parte tiene derecho a reivindicar la prioridad en virtud del artículo 87 (1) del EPC.
Con arreglo a la legislación autónoma del CPE, existe la presunción refutable de que el solicitante que reivindica la prioridad tiene derecho a reivindicar la prioridad, siempre que dicha prioridad se reivindique de conformidad con el artículo 88, apartado 1, del CPE y el reglamento de ejecución correspondiente.

II. ¿Puede una parte B invocar de manera válida el derecho de prioridad reivindicado en una solicitud del PCT para reivindicar derechos de prioridad en virtud del artículo 87 (1) del EPC
donde:
1) una solicitud PCT designa a la parte A como solicitante únicamente para los EE. UU. y a la parte B como solicitante para otros Estados designados, incluida la protección regional europea mediante patente, y
2) la solicitud PCT reivindica la prioridad de una solicitud de patente anterior en la que se designa a la parte A como solicitante, y
3) ¿la prioridad reivindicada en la solicitud PCT se ajusta al artículo 4 del Convenio de París?
Respuesta: La presunción refutable también se aplica en situaciones en las que la solicitud de patente europea se deriva de una solicitud PCT y/o cuando los solicitantes prioritarios no son idénticos a los solicitantes posteriores.

En una situación en la que las partes A y B presenten conjuntamente una solicitud PCT,
(i) la parte A es el propietario en uno o más Estados y la parte B es el propietario en uno o más Estados, y
(ii) reivindicar la prioridad respecto de una solicitud de patente anterior que designe a la parte A como solicitante,
la presentación conjunta implica un acuerdo entre las partes A y B que permite a la parte B reivindicar la prioridad, a menos que haya pruebas fácticas sustanciales que demuestren lo contrario.

La EPO eBoA confirma que la EPO es competente para evaluar el derecho a la prioridad y que existe una presunción refutable de que un solicitante que reclame prioridad de conformidad con los requisitos formales del EPC tiene derecho a hacerlo.

Si tiene preguntas sobre el derecho de prioridad o sobre cualquier otro tema relacionado con la propiedad intelectual, no dude en ponerse en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudarle.

Texto completo de la decisión:

https://link.epo.org/web/case-law-appeals/Communications/G1_22-G%202_22-Decision-of-the-EBA-of-10-October-2023.pdf