Patente unitaria

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Publicado el
16/3/2023
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El UPC y la Patente Unitaria

Tras el depósito por parte de Alemania de su instrumento de ratificación del Acuerdo relativo al Tribunal Unificado de Patentes (UPCA) el 17 de febrero de 2023, el Tribunal Unificado de Patentes (UPC) y la Patente Unitaria (UP) entraron en funcionamiento el 1 de junio de 2023.

A continuación, facilitamos información básica sobre el nuevo sistema y destacamos algunas de sus principales implicaciones prácticas.

El Tribunal Unificado de Patentes y la Patente Unitaria

Una Patente Unitaria es una patente europea concedida conforme al Convenio sobre la Patente Europea (EPC) para la cual se ha solicitado efecto unitario en los Estados miembros participantes. Por ello, también se denomina “patente europea con efecto unitario”.

El Tribunal Unificado de Patentes (UPC) es un tribunal internacional creado por los Estados miembros participantes para conocer sobre infracción y validez tanto de Patentes Unitarias como de determinadas patentes europeas clásicas. El UPC fue creado mediante el Acuerdo relativo al Tribunal Unificado de Patentes (UPCA), mientras que sus procedimientos se regulan mediante el Reglamento de Procedimiento del UPC.

Se considera Estado miembro participante (o contratante) a cualquier Estado miembro de la Unión Europea que haya firmado y ratificado el UPCA.

Estados miembros participantes en el UPC

Inicialmente, el objetivo era que el UPC y la Patente Unitaria abarcaran todos los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, no todos los países de la UE han firmado y ratificado el UPCA.

24 Estados miembros firmaron el Acuerdo UPC el 19 de febrero de 2013. El Reino Unido también firmó inicialmente el acuerdo, aunque posteriormente retiró su firma tras su salida de la Unión Europea.

Actualmente, 17 de esos 24 Estados han ratificado el acuerdo y participan en el sistema UPC:

  • Austria (AT)
  • Bélgica (BE)
  • Bulgaria (BG)
  • Dinamarca (DK)
  • Estonia (EE)
  • Finlandia (FI)
  • Francia (FR)
  • Alemania (DE)
  • Italia (IT)
  • Letonia (LV)
  • Lituania (LT)
  • Luxemburgo (LU)
  • Malta (MT)
  • Países Bajos (NL)
  • Portugal (PT)
  • Eslovenia (SI)
  • Suecia (SE)

Estados EPC no participantes

Existen Estados miembros del EPC que forman parte de la UE pero que actualmente no participan en el UPC:

Estados UE que no han firmado el UPCA

  • España (ES)
  • Polonia (PL)
  • Croacia (HR)

Estados UE que han firmado pero aún no han ratificado

  • Irlanda (IE)
  • Grecia (GR)
  • Chipre (CY)
  • República Checa (CZ)
  • Eslovaquia (SK)
  • Hungría (HU)
  • Rumanía (RO)

Otros Estados EPC no participantes son países no pertenecientes a la UE, como:

  • Albania (AL)
  • Islandia (IS)
  • Liechtenstein (LI)
  • Mónaco (MC)
  • Macedonia del Norte (MK)
  • Noruega (NO)
  • San Marino (SM)
  • Serbia (RS)
  • Suiza (CH)
  • Turquía (TR)
  • Reino Unido (UK)

Riesgos y ventajas del sistema UPC

Una de las principales características del UPC es que permite centralizar litigios y acciones de nulidad.

Esto supone ventajas importantes en términos de eficiencia y coherencia, aunque también implica determinados riesgos:

  • una acción de nulidad centralizada podría revocar una patente en todos los Estados UPC participantes;
  • un tercero puede solicitar la nulidad ante la División Central del UPC;
  • para evitar este riesgo, los titulares de patentes europeas clásicas pueden registrar un opt-out.

En caso de opt-out, cualquier acción de nulidad deberá tramitarse ante tribunales nacionales.

Sunrise Period

Se estableció un período transitorio especial entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2023 — conocido como “sunrise period” — para registrar solicitudes de opt-out antes de la entrada en funcionamiento oficial del UPC.

El opt-out también puede solicitarse para:

  • solicitudes europeas pendientes;
  • certificados complementarios de protección (SPCs);
  • SPCs derivados de patentes europeas no unitarias.

Jurisdicción del UPC, doble jurisdicción y posibilidad de OPT-OUT del UPC

Una vez que el Tribunal Unificado de Patentes (UPC) entre en funcionamiento, este sistema jurisdiccional tendrá competencia exclusiva sobre las Patentes Unitarias (UPs) y sobre todas las patentes europeas (EPs) que designen Estados miembros de la UE participantes en el UPC.

Esto significa que una única decisión del UPC tendrá efectos en todos los Estados miembros participantes, incluyendo las patentes europeas clásicas validadas en dichos Estados.

No obstante, durante un período transitorio de 7 años (prorrogable otros 7 años), las patentes europeas clásicas podrán quedar excluidas (“opt-out”) de la jurisdicción del UPC, de modo que el UPC no tendrá competencia sobre dichas patentes en los Estados miembros participantes.

El UPC también tendrá jurisdicción sobre los certificados complementarios de protección (SPCs), salvo que hayan sido objeto de opt-out o deriven de patentes EP excluidas (en cuyo caso se considerarán automáticamente excluidos).

En el caso de las Patentes Unitarias, no será posible solicitar un opt-out, por lo que el UPC tendrá siempre jurisdicción exclusiva.

Durante dicho período transitorio coexistirá un sistema de doble jurisdicción para las patentes europeas clásicas no excluidas, permitiendo que determinadas acciones puedan presentarse tanto ante el UPC como ante tribunales nacionales.

Sin embargo:

  • una vez que el UPC conozca de una acción relativa a una EP, ya no será posible solicitar un opt-out;
  • y, del mismo modo, una vez iniciado un procedimiento nacional relativo a una EP, el titular no podrá retirar un opt-out previamente registrado.

Por tanto, durante este período transitorio, los titulares de patentes europeas — tanto ya concedidas como futuras — para las cuales no se haya solicitado efecto unitario, tendrán la posibilidad de acudir a tribunales nacionales en lugar del UPC, salvo que la patente ya haya sido objeto de una acción previa ante el UPC.

Esta posibilidad no existe para las Patentes Unitarias, respecto de las cuales el UPC tendrá siempre competencia exclusiva.

Una de las posibles desventajas de litigar ante el UPC es que el tribunal podría revocar una patente con efectos para todos los Estados miembros participantes en el UPC. Asimismo, un titular puede tener otros motivos estratégicos para preferir un tribunal nacional en determinados casos.

Un tercero podrá interponer una acción de nulidad ante la División Central del UPC para invalidar una patente europea en todos los Estados miembros participantes.

Para evitar este tipo de ataque centralizado, el titular de una patente europea sin efecto unitario podrá registrar un opt-out ante el registro del UPC. En tal caso, cualquier acción de nulidad deberá presentarse ante los distintos tribunales nacionales.

El opt-out deberá ser solicitado por todos los titulares de la patente EP correspondiente (incluyendo, cuando proceda, los titulares de las validaciones nacionales de dicha patente) utilizando el sistema de gestión de casos (CMS) del UPC.

Se estableció un período de 3 meses — desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023 — para registrar opt-outs antes del inicio oficial del Tribunal Unificado de Patentes. Este período también se conoce como “sunrise period”.

Los opt-outs también podrán registrarse para:

  • solicitudes europeas de patente pendientes;
  • certificados complementarios de protección (SPCs);
  • SPCs emitidos para productos protegidos por patentes europeas no unitarias.

Tal y como se ha indicado anteriormente, si no se registra un opt-out, el titular seguirá teniendo la posibilidad de acudir a tribunales nacionales, siempre que la patente no haya sido objeto previamente de una acción ante el UPC.

En caso de haber solicitado un opt-out, el titular podrá volver posteriormente al sistema UPC mediante la retirada del opt-out, siempre que todavía no se haya iniciado ninguna acción ante tribunales nacionales.

PATENTE UNITARIA

Desde la entrada en vigor del UPCA será posible solicitar efecto unitario para una patente europea concedida.

Una patente europea con efecto unitario (“Patente Unitaria”) será una patente europea concedida por la EPO conforme a las disposiciones del Convenio sobre la Patente Europea (EPC) a la que se le otorga efecto unitario para todos los Estados miembros de la UE participantes en el Tribunal Unificado de Patentes (es decir, aquellos que hayan ratificado el Acuerdo).

Los procedimientos de concesión, oposición o limitación permanecerán sin cambios.

El efecto unitario se concede previa solicitud del titular dentro del plazo de un mes desde la concesión de la patente. No existe tasa oficial para dicha solicitud.

Si la patente está redactada en inglés, deberá presentarse una traducción completa a otro idioma oficial de la UE (por ejemplo, si la solicitud se presentó inicialmente ante una oficina nacional de patentes en un idioma oficial de la UE, incluido el español, dicho texto podrá adaptarse para coincidir con el texto finalmente concedido).

Si la patente está redactada en alemán o francés, deberá presentarse una traducción completa al inglés.

La traducción deberá presentarse junto con la solicitud de efecto unitario. El texto traducido tendrá únicamente carácter informativo y no producirá efectos jurídicos.

La traducción solo será obligatoria durante un período transitorio de 6 años, prorrogable hasta un máximo de 12 años. Finalizado dicho período transitorio, ya no será necesario presentar traducciones para obtener una Patente Unitaria.

El efecto unitario únicamente cubrirá el territorio de los Estados miembros de la UE participantes en el Tribunal Unificado de Patentes.

Alternativamente, el titular podrá seguir la vía clásica de validación nacional para dichos países.

Para todos los demás Estados miembros (y Estados de extensión) del Convenio sobre la Patente Europea — como países no pertenecientes a la UE, por ejemplo Reino Unido (GB), Suiza (CH), Noruega (NO), etc., o Estados miembros de la UE no participantes, como España (ES), Polonia (PL) y Croacia (HR) — deberá seguir utilizándose la vía clásica de validación nacional.

Para mantener una patente europea con efecto unitario deberá abonarse una única anualidad. El importe corresponderá a la suma de las tasas de renovación aplicables en los cuatro países donde las patentes europeas eran validadas con mayor frecuencia en 2015, momento en el que se acordó el nivel de tasas.

Una Patente Unitaria únicamente podrá hacerse valer o invalidarse ante el Tribunal Unificado de Patentes.

Asimismo, solo podrá transferirse para la totalidad del territorio bajo jurisdicción del Tribunal Unificado de Patentes, aunque sí podrá licenciarse para la totalidad o únicamente para parte del territorio.

La Patente Unitaria constituirá una nueva alternativa junto a las patentes nacionales ya existentes y las validaciones nacionales clásicas de las patentes europeas tipo “bundle”.

RESUMEN: RUTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PATENTES EN EUROPA:

Tras la entrada en vigor de la UPC el 1 de junio de 2023, las rutas para la protección mediante patente incluirán las rutas tradicionales, las rutas nacionales y europeas y la protección mediante patente unitaria.

Las diferentes rutas conducirán a que las patentes puedan recaer en diferentes jurisdicciones y con diferentes efectos territoriales.

Ruta nacional de patentes:

Solicitud nacional de patente (tramitada ante la oficina nacional de patentes) -> patente nacional (bajo la jurisdicción de los tribunales nacionales) con efecto territorial nacional

Ruta europea de patentes:

Solicitud de patente del PE (tramitada ante la EPO) -> Patente concedida por el PE (concedida por la EPO)

paquete de patente EP sin efecto unitario (mantenido activo a nivel nacional ante las oficinas nacionales de patentes)

o excluirse (bajo la jurisdicción de los tribunales nacionales)

No optar por no participar (bajo la jurisdicción de la UPC, pero con doble jurisdicción con los tribunales nacionales durante el período de transición)

Patente EP con efecto unitario (bajo la jurisdicción de la UPC)

Patente EP con efecto unitario (bajo la jurisdicción de la UPC) + paquete de patente EP para los estados EPC que no participan en la UPC (UE/no UE): por ejemplo, GB + ES + PL (bajo la jurisdicción de los tribunales nacionales)

ENLACES

http://www.unified-patent-court.org/

http://www.epo.org/law-practice/unitary.html

https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.html

El estado actual de la ratificación del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes puede consultarse en el siguiente sitio web:

http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001

Sistema de gestión de casos (CMS) UPC https://cms.unified-patent-court.org/

Textos formales