La UPC se ha pronunciado: la jurisdicción puede dividirse en las disputas por infracción, pero no en las impugnaciones de validez

Primera decisión sobre el fondo dictada por la División Local de París

La División Local de París (LD) del Tribunal Unificado de Patentes (UPC) dictó el pasado 4 de julio de 2024 una decisión sobre el fondo del asunto (UPC_CFI_230/2023) en el marco del litigio internacional en curso entre DEXCOM y ABBOTT.

El 7 de julio de 2023, DEXCOM interpuso una acción por infracción contra ABBOTT ante el UPC en relación con la patente europea EP 3 435 866, mientras que ABBOTT respondió presentando una reconvención de nulidad. No obstante, dicha acción de infracción no incluía actos basados en la parte alemana de la patente, expresamente excluida (“carved-out”) por DEXCOM.

Con anterioridad, ya se habían iniciado en Alemania procedimientos paralelos de infracción y nulidad entre las mismas partes relativos a la parte nacional alemana de la misma patente europea. Así, una de las cuestiones relevantes era determinar si el UPC, como tribunal posteriormente apoderado del asunto, debía conocer del caso, declinar su competencia en favor de los tribunales alemanes o suspender el procedimiento respecto de la reconvención de nulidad relativa a la parte alemana de la patente.

Resulta especialmente interesante que la División Local de París considerase que no existía identidad de partes ni de objeto entre el procedimiento nacional alemán y el procedimiento ante el UPC, dado que la acción nacional de nulidad en Alemania afectaba únicamente a la parte alemana de la patente y solo a uno de los diez demandados implicados en el litigio ante el UPC.

No obstante, la División Local concluyó que dichos procedimientos paralelos constituían efectivamente “acciones relacionadas”, supuesto en el que corresponde al UPC decidir discrecionalmente si mantiene o no su competencia. Finalmente, por razones de eficiencia procesal, la División Local decidió mantener su competencia para pronunciarse sobre la validez de toda la patente europea, incluyendo la parte alemana.

Asimismo, la División Local de París aclaró que no existe ninguna base jurídica vinculante dentro del sistema UPC que permita aplicar el principio de carve-out para limitar territorialmente una reconvención de nulidad.

En línea con lo anterior, la decisión sobre el fondo ahora emitida por la División Local de París confirma que la patente europea — declarada inválida — debe ser revocada en su totalidad, sin quedar limitada territorialmente al alcance solicitado por DEXCOM en su acción de infracción, produciendo por tanto efectos de revocación también en Alemania.